企業法務マンサバイバル : 情報提供制度

　
専門かどうかにかかわらず、ありとあらゆる法分野の仕事が容赦なく降ってくるというのは、企業で法務をやっている人の特権だと思います。いや、そう思うように自分に言い聞かせてます（笑）。そんなわけで、前職では縁の薄かった特許の仕事にも関わらせていただいております。

さて、技術系のベンチャーが成長していく過程で、他人様から特許権侵害を主張されて勢いをくじかれるという話は枚挙にいとまがなく、気をつけなければならないリスクです。そこで今日は、すでに他人が権利化済みの特許を踏んでしまうようなビジネスをやっていたと判明したときに何ができるのかという選択肢について、実際にそうなる前に整理しておきたいと思います。

１．そのビジネスをやめる

いきなりそこからか（笑）という話ですが、いやしかし、それがさほど儲からないビジネスであれば、いったん冷静になって、神の思し召しと喧嘩になる前に潔くやめて他に注力するという手はありではないでしょうか。
特にベンチャーであれば、始めてからそれほど経っていない傷の浅いうちに、というのは選択肢としてまじめに考えておきたいところです。

２．ライセンス契約を申し入れる

非常にまっとうなように見えて、一番危険ではないかと思われるのがこれ。
まだビジネスを始める前だったらニュートラルな交渉になるのでしょう。しかし、すでに始めてしまっていたときは自分から「侵害してました」と白状しにいくようなものですし、わざと侵害したわけではなくても下手にでるしかなく、立場の弱い交渉になることは避けられません。
申し入れる際は、交渉が折り合わなかったときにそれまでの清算を相手方にした上でビジネスをやめる、という覚悟が必要です。

３．情報提供制度を使う

その特許の瑕疵や無効審判の可能性を裏付ける「刊行物」や「特許出願･実用新案登録出願の願書に添付した明細書･特許請求の範囲･図面の写し」を特許庁長官宛に提出するのが情報提供制度。
基本的には出願公開～審査請求のタイミングで行うのがベストですが、権利化後もこれを行うことはできます。提供は匿名ででき、かつ情報提供がなされたことは特許権者に伝わるので、ある種のジャブになります。その効果として、特許に瑕疵があった場合に特許権者自身が気づいて訂正審判を請求でき、無駄な紛争を防ぐ効果もあると言われていますが、こちら側がすでに侵害をしている自覚がある場合には、匿名とはいえその存在を単に気づかせてしまうだけで、あまり得はなさそうな気がします。

４．無効審判を請求する

２のような平和的解決とは真逆に、特許庁に無効審判を請求し、そもそも相手の特許が認められたこと自体を否定しにいくという喧嘩戦法。特許権者から見れば逆ギレ以外の何者でもないのでしょうが、実は下表にもあるとおり、権利化済みの特許といえども、無効審判が起こされた案件の実に50％超で無効審決が下されているというデータもあります。

パテント 2010年02月号「審判制度の概要と最近の動向」より。

ただし、

無効審判が請求されるのは特許に関しては，年間に 300 件程度で，それ以前にどれくらいの登録査定をしているかというと，膨大な数な訳ですから，それらの特許の中での300 件と考えて戴くと見方も少し違ってくるかと思います。（特許庁審判部　佐藤智康氏）

とのことですので、大きな期待はなさらぬよう。

５．訴えられるまで何もしない

最後がこれ。相手の出方を見るってやつですね。
ベンチャーであれば、ビジネスが大きくなる前にその技術を使わなくなることも往々にしてあるでしょうし、無効審判にかかるコストもバカにならないとなれば、相手から訴えられない限りは黙っていて、いざ訴えられたら特許の無効を主張するという手は、うまくいけば一番カネや手間の節約できそうな手ではあります。
ただし、注意しなければならないのは、その技術を使ったビジネスが順調に伸び、あまりに大きくなってしまった場合のリスク。特許法上、

（損害の額の推定等）
第百二条特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

という損害額のみなし規定があるため、ビジネスの成長とともに負けた時のツケは大きくなります。

もちろん、侵害の態様・特許そのものの有効性等々に鑑みたケースバイケースの判断にはなると思いますが、以上の選択肢を並べてみると、他人の特許権に触れるビジネスをしていると気づいた場合、5のような受け身・先送りな態度をとるよりも、無効審判を請求しに行く→相手が侵害者の存在に気づいて訴訟に雪崩れ込む→和解しつつライセンス契約を締結する／しっぽを巻いてライセンス契約を申し入れる／そのビジネスをやめるのいずれかの選択を、ビジネスが大きくなる前に早くしてしまうことが肝要だと思います。

参考図書：