自社から新しい商品・サービスが生まれるのをお手伝いするのは法務として楽しい瞬間ですが、時に、法務がきまずいブレーキを踏まなければならないこともあります。その商品・サービスの名称案を正式決定しようかという場面で、法務による調査・検討の結果、その名称では登録・使用ができないことを報告するときは、このきまずい瞬間の一つ。その名前の案に強い思い入れがある現場の人に、その名称では登録・使用が不可能な理由を「言葉で」「商標実務を知らない人にも分かるように」「明瞭に」説明し、納得ずくで名称案を変えてもらうためには、一苦労があったりします。

「どうして登録できないのか、法的な根拠を詳しく教えてくれますか？」と現場サイドからにじり寄られた場合、形式的には法律の説明からすることになります。商標法を見ると、以下のように商標登録の要件が（一応）記載されています。

（商標登録の要件）
第３条　自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。　

1. その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
2. その商品又は役務について慣用されている商標
3. その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
4. ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
5. 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
6. 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

２　前項第３号から第５号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

続く第４条には「不登録事由」もたくさん列挙されています。これらを根拠法に、実務的には特許庁の審査官が「商標審査基準」（これも特許庁のサイトで公開されています）に基いて登録の可否を判断しているのです。

しかし、これらすべてを現場の人に読ませて理解してもらおうというのは無理な話。特許庁において登録になるものとならないものの差とは何か、どうしてその商品・サービス名の案が登録・使用できないのかを、法務が世の中の実例に学んで説明できるようになるのはもちろん、時には現場の人に近しい実例を見せてあげることで、納得してもらう必要があります。

意外と少なくない、そういったフェーズで活躍してくれるのがこの本です。


実例で見る商標審査基準の解説 [単行本]
著者：工藤莞司
出版: 発明推進協会
(2012-09-06)


元特許庁商標審査官が、商標法に基づき特許庁が定める「商標審査基準」について、登録／不登録／審決取消の実例を交えて具体的にその意図までを解説する本。600ページを超えるなかなかの分厚さですが、それは審決例・裁判例の紹介が多いためで、読み通すのはそれほど苦になりません。ページ数のほとんどが下の写真のとおり３条・４条の審査基準の解説に割かれており、読み終わるころには文字通り３・４条マスターになれること請け合い。私はのべ２時間ぐらいで楽しく（？）読み終わりました。


商標登録における登録可能性の調査は、類似調査を行うためのデータベースの網羅性や指定商品・役務の区分の検討の難易度にも鑑みると、基本的には弁理士に頼めるなら頼んだほうがいい仕事です。しかし、私としては、標準文字商標であれば、調査・出願は弁理士に頼らずにできるだけ自社内で完結したいと思っています。インターネット出願ソフトがあれば、出願だけなら特許庁の手数料１万円ちょっと／１区分しかかかりませんしね。


そして、私がおすすめする発展的＆実践的学習法が、これを読み込んだ後に、twitterで出願公開された商標をフィードしてくれる商標速報bot （‏@trademark_bot）をフォローし、実際の他人の商標出願を教材として審査基準に当てはめて考えてみるという、名付けて「商標審査基準素振り」。


このbotのいいところは、登録査定となった商標ではなく、あくまで出願されたものを公開時点で拾ってくれている点にあります。そのため、かなりの頻度で「おそらく登録にいたらないモノ」が混ざっているのです。
「あれ？キャッチフレーズ・スローガンって、３条１項６号（識別力のないもの）になるんじゃ…」
「これ、有名なモータースポーツの名前過ぎて、４条１項第19号（他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標）にあたるんじゃ…」
なんて感じでツッコミを入れながら、この本を見直すことで、審査基準が身についてくると思います。

たまーに、自社が出した商標が出てきてぶっとなりますw。